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출판사 리뷰

출판사 서평 기능성원리(functionality doctrine)는 세계 각국이 이를 채택하고 있지만, 우리나라는 물론이고 위 원리가 최초로 도입되어 그에 대한 논의가 가장 활발한 미국에서조차도 명확하고 통일된 이론 정립이? 아직까지 되어 있지 않은 매우 난해하고 복잡한 법 원리로서, 그에 대한 많은 연구가 필요하다. 따라서 본서에서는 기능성원리에 대한 각국의 입법례와 그에 대한 일반적인 논의들을 정리하여 소개한 다음, 이를 바탕으로 하여 우리나라의 전반적인 지적재산권법 체계와 법률 규정에 맞게 기능성원리에 대한 합리적인 해석론을 제시하는 한편,... 기능성원리(functionality doctrine)는 세계 각국이 이를 채택하고 있지만, 우리나라는 물론이고 위 원리가 최초로 도입되어 그에 대한 논의가 가장 활발한 미국에서조차도 명확하고 통일된 이론 정립이 아직까지 되어 있지 않은 매우 난해하고 복잡한 법 원리로서, 그에 대한 많은 연구가 필요하다. 따라서 본서에서는 기능성원리에 대한 각국의 입법례와 그에 대한 일반적인 논의들을 정리하여 소개한 다음, 이를 바탕으로 하여 우리나라의 전반적인 지적재산권법 체계와 법률 규정에 맞게 기능성원리에 대한 합리적인 해석론을 제시하는 한편, 궁극적으로는 우리 법체계에서 기능성원리가 추구하는 정책목표와 관련지어서 기능성원리 적용의 핵심이라고 할 수 있는 기능성의 개념 및 그 판단기준을 구체적으로 규명해 보는 연구를 하고자 한다. 이러한 연구는 상품의 기능적인 특성(functional features)과 관련된 지적재산의 보호 문제와 관련하여 우리나라의 전체적인 지적재산권법 체계 안에서 특허법 또는 실용신안법, 디자인보호법, 상표법 또는 부정경쟁방지법과 같은 표지법 사이의 상호관계를 조화롭게 해석할 수 있는 이론적 체계를 세우는 것이므로, 학문적으로 그 가치가 매우 큰 흥미로운 연구가 될 것이라고 믿는다. 또한, 소송 실무에서 기능성원리가 자주 문제되는 현실을 고려할 때, 기능성원리를 적용하기 위한 기능성의 개념 및 그 구체적인 판단기준을 규명해 보는 것은 실무적으로도 매우 유용한 연구가 될 것이다. 본서는 저자가 남부지방법원 신청부에서 근무하던 2002년, 함께 근무하던 판사님과 상품 형태가 ‘기능적’이라는 이유로 상품주체 혼동행위가 성립하지 않는다고 주장하는 사건이 있었다. 이 문제의 처리에 대하여 필자와 의논 중 우리나라에는 이와 관련한 별다른 논의가 없고 일본의 경우 판례가 나뉘고 있다는 것을 알게 되었다. 필자는 이로서 이 문제에 대해서 연구해 보아야겠다는 생각을 가지게 되었다. 그 후 저자는 2006년에 1년간 미국 버지니아 대학(University of Virginia)에서 LLM 과정을 이수하였고 LLM 과정에서 Lillian Bevier 교수님으로부터 상표법 강의를 듣게 되었는데, 우리나라와는 달리 '기능성원리(functionality doctrine)'에 많은 시간을 할애하면서 이를 매우 중요하게 취급하였음을 배운다. 미국에서는 연방대법원 판례를 비롯한 많은 판례가 축적되어 있었고 학계에서도 다양한 논의가 진행되고 있었기 때문이다. 2007년 귀국 후 이 문제로 박사논문 작성에 착수하였고 2011년 2월 “특허와 상표에 의한 보호영역을 구분하는 기능성원리(Functionality Doctrine)에 대한 연구”라는 제목의 박사논문이 완성되었다. 본서는 위 박사논문을 토대로 하여 이를 수정, 보완한 것이다. 우리나라의 지적재산권 관련 판례와 학설은 최근 매우 빠르게 발전하고 있다. 그러한 발전 속에서 이 책이 상대적으로 논의가 빈곤한 기능성원리에 대한 논의의 활성화에 조금이나마 기여할 수 있기를 기대한다.

목차
서문
제1장 서론 1
제1절 연구의 배경3
1. 지적재산권법 체계와 기능성원리 (functionality doctrine)3
가. 전체적인 지적재산권법 체계 및 각 법률의 경계3
나. 물품의 기능적인 특성(functional features)을 보호하는 지적재산권법 영역과 기능성원리(functionality doctrine)5
2. 연구의 목적8
제2절 연구의 방법과 범위13
1. 연구의 방법13
2. 연구의 범위14
제3절 용어의 정리17
제2장 기능성원리(functionality doctrine) 일반론 21
제1절 개념23
1. 의의23
2. 지적재산권법에서 문제되는 여타 기능성 개념과의 구분25
가. 디자인에서 논의되는 기능성26
나. 디자인과의 관계에서 저작권에 의한 보호의 한계로서 기능성35
다. 특허와의 관계에서 저작권에 의한 보호의 한계로서의 기능성38
제2절 연혁 및 입법례44
1. 미국44
2. 유럽연합45
가. 유럽연합 규칙45
나. 독일46
다. 영국48
라. 프랑스49
3. 일본50
4. 우리나라51
제3절 기능성원리의 정책목표54
1. 논의의 방향54
2. 특허 등과의 충돌방지 정책목표56
가. 의미56
나. 이론적 근거58
3. 자유경쟁의 부당한 제한방지 정책목표80
가. 미국의 학설과 판례에 의한 논의 내용 80
나. 기능성원리와 관련한 의미 분석83
4. 보통의(generic) 형상임에 근거가 있는지 여부86
가. 기능성원리를 보통의(generic) 형상과 관련짓는 견해86
나. 비판87
5. 소결91
제4절 기능성(functionality)의 종류92
1. 사실상 기능성(de facto functionality)과 법률상 기능성(de jure functionality)92
가. 의미92
나. 검토94
2. 실용적 기능성(utilitarian functionality)과심미적 기능성(aesthetic functionality)95
가. 논의의 배경95
나. 실용적 기능성97
다. 심미적 기능성98
제5절 기타 관련문제122
1. 기능성원리의 한계에 대한 논의122
가. 기능성원리의 한계에 대한 주장122
나. 한계론에 대한 검토124
2. 특허기간이 만료된 형상에 대한 상표 보호의 문제125
가. 문제의 소재125
나. 미국의 판례126
다. 검토128
제3장 미국 판례에 나타난 기능성에 대한 정의 및 판단기준 131
제1절 서설133
1. ‘기능성’에 대한 판단기준의 혼란 133
2. ‘기능성’ 판단기준 정립을 어렵게 하는 요인들134
3. 판단기준의 유형분류 135
가. Margreth Barrett 교수의 분류136
나. Timothy M. Barber 교수의 분류136
제2절 미국 연방대법원에서의 기능성 판단기준의 전개138
1. Kellogg Co. v. National Biscuit Co. 판결138
2. Inwood Laboratories, Inc. v. Ives Laboratories, Inc. 판결140
가. 판시내용140
나. 분석140
3. Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 판결146
가. 판시내용146
나. 분석147
4. TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 판결149
가. 판시내용149
나. 판결에 대한 분석 및 비판152
5. 연방대법원의 기능성 판단기준 종합154
제3절 미국 연방항소법원의 판단기준157
1. 서설157
2. Restatement에서의 기능성에 대한 정의157
3. 각각의 연방항소법원들의 기능성 판단기준159
가. TrafFix 판결 이전159
나. TrafFix 판결 이후168
제4절 기능성에 관한 미국의 구체적 판단사례 검토174
1. 기능적(functional)이라고 판단된 사례들174
2. 기능적이지 않다고(non-functional) 판단된 사례들180
제4장 우리나라에서 기능성원리의 적용 및 해석 185
제1절 서설187
1. 우리나라에서 기능성원리의 논의현황187
2. 이 장에서의 논의내용 개관189
제2절 우리나라에서 기능성원리 적용 근거191
1. 개관191
가. 우리 지적재산권법 체계와 기능성원리191
나. 문제점192
2. 상표법상의 적용근거193
가. 입체상표의 도입규정193
나. 기능성원리 관련 규정195
3. 부정경쟁방지법상의 적용근거198
제3절 혼동초래 부정경쟁행위에 기능성원리의 적용 여부199
1. 전론(前論)199
가. 서설199
나. 상표법과 부정경쟁방지법의 혼동초래 부정경쟁행위와의 관계203
다. 정리220
2. 일본에서의 논의 검토221
가. 서설221
나. 일본의 학설224
다. 일본 판례의 분류 및 최근 경향239
라. 일본의 기술적 형태 제외설(技術的 形態 除外說)과 미국의 기능성원리(functionality doctrine)와의 관계240
3. 우리나라에서의 논의 검토242
가. 상품 형태에 대한 부정경쟁방지법상 표지성(標識性) 인정 여부242
나. 혼동초래 부정경쟁행위에 대한 기능성원리 적용 여부에 대한 논의247
4. 혼동초래 부정경쟁행위에 기능성원리 적용을 위한 해석론262
가. 기능성원리 적용의 타당성262
나. 기능성원리 적용의 근거264
제4절 우리나라에서 기능성원리의 구체적인 해석론272
1. 논의의 개관272
2. 기능성원리의 정책목표 설정273
가. 논의의 방향273
나. 특허 등과의 충돌방지 정책목표에 관한 검토274
다. 자유경쟁의 부당한 제한방지289
라. 기능성과 식별력의 구분291
마. 정책목표의 종합295
3. 기능성 개념을 분류할 필요가 있는지 여부296
가. 사실적 기능성과 법률적 기능성에 대하여296
나. 실용적 기능성과 심미적 기능성에 대하여297
4. 우리나라에서 ‘기능성’의 판단기준 정립302
가. 논의의 방향302
나. 미국, 일본, 우리나라 특허청의 심사기준 검토303
다. ‘기능성’의 판단기준 검토307
5. 기능성의 입증문제313
가. 서설313
나. 기능성 문제의 성격314
다. 입증자료315
라. 입증책임325
6. 기타 관련문제326
가. 상품 포장 및 색채의 기능성326
나. 기능성 판단의 대상이 되는 부분330
다. 상품 형상 중 일부분이 기능적인 경우331
라. 2차원적인 디자인의 기능성 여부 334
7. 기능성원리로 인해 보호되지 않는 상품 형태에 대한 재보호(再保護) 문제336
가. 상품 형태 보호와 기능성원리의 재조정(再調整)336
나. 기능성원리와 ‘상품형태 모방행위’와의 관계338
제5절 구체적인 사례 분석을 통한 기능성원리의 바람직한 적용방향 제시344
1. 상표법 사례 검토344
가. 등록단계 사례 검토344
나. 권리침해단계 사례 검토373
2. 혼동초래 부정경쟁행위 관련 사례 검토383
가. 개관383
나. 상품 포장.용기의 형태에 관한 판례384
다. 상품 형태 자체에 관한 판례387
라. 우리나라 판례의 종합 분석390
제5장 결론 393
참고문헌401
찾아보기409